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Refonte du droit des marques

Refonte du droit des marques

La directive 2015/2015/2436 du 16 décembre 2015 vise à refondre le droit des marques.

Elle a vocation à s’appliquer à chaque marque de produits ou de services qui a fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre en tant que marque individuelle, marque de garantie ou de certification ou marque collective, ou qui a fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, ou qui a fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre.

Elle comporte d’importantes dispositions, comme par exemple :

• Une nouvelle définition de la marque : c’est ainsi que peuvent constituer des marques aux termes de cette directive tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:

a) distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ; et
b) être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire

Cette définition supprime l’exigence de représentation graphique. La finalité est de faciliter l’enregistrement de marques sonores, olfactives, gustatives ou des hologrammes, dès lors que les tiers seront en mesure de pouvoir déterminer avec certitude et précision quels sont les droits de marque revendiqués par les déposants.

• La protection de la marque sera limitée aux produits ou services expressément listés. Dès lors, la désignation d’une classe de produits ou de services ne permettra plus de revendiquer une protection pour l’intégralité des produits ou services inclus dans la dite classe. Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. La directive précise que des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Parallèlement, des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

• Reproduction de la marque dans des dictionnaires : la directive prévoit que la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire donne l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, l’éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, sans tarder et, dans le cas d’ouvrages imprimés, au plus tard lors de l’édition suivante de l’ouvrage, accompagnée de l’indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée.
• Le transfert de l’entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s’il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances.

• Possibilité de déposer une marque de garantie ou de certification dès lors que le déposant n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié. Il s’agit d’une marque propre à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques par rapport aux produits et aux services qui ne sont pas certifiés de la sorte.

• La procédure d’opposition à l’enregistrement, qui était optionnelle pour les Etats Membres, devra obligatoirement être transposée dans l’ensemble des Etats Membres et intervenir au stade de la procédure d’enregistrement.

• Observations de tiers : les Etats Membres pourront prévoir que, avant l’enregistrement d’une marque, toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l’office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement.

• L’instauration d’une procédure administrative d’annulation ou de déchéance, qui permettra de demander à l’office national compétent la nullité ou la déchéance d’une marque.

• Renouvellement : la directive prévoit que l’office informe le titulaire de la marque de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant ladite expiration, tout en précisant que l’office n’est pas tenu responsable s’il ne donne pas cette information. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.

• Instauration d’un nouveau système de taxes : les Etats Membres pourront prévoir que les demandes d’enregistrement et de renouvellement donneront lieu au paiement d’une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits ou de services au-delà de la première classe. Le forfait de base de taxes, valable aujourd’hui pour une à trois classes de produits et services, disparaîtra au profit d’un coût par classe.

La directive prévoit les délais de transposition des dispositions, certaines devant être transposées au plus tard le 14 janvier 2019, d’autres devant l’être au plus tard le 14 janvier 2023.

Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015

pour visualiser le texte cliquez ici

Bénédicte Rochet